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对于不明显缺乏单一性的情况，第八章4。4（2）和第七章9。2。1（2）规定，对第一独立权利要求或者其从属权利要求进行检索和审查，暂缓对与该第一组权利要求之间缺乏单一性的其他独立权利要求的检索和审查。如果第一组权利要求具有授权前景，在一审通知书中只针对第一组权利要求给出审查意见，同时要求申请人删除或者修改缺乏单一性的其他权利要求，以克服申请缺乏单一性的缺陷。如果第一组权利要求没有授权前景，在一审通知书中，指出第一组权利要求没有授权前景的同时，指出单一性缺陷。发表论文也可以继续检索和审查其他独立权利要求，尤其是当检索领域非常接近或者在很大程度上重叠时，并在一审通知书中，同时指出单一性缺陷和其他缺陷[3]。因此，无论是明显缺乏单一性还是不明显缺乏单一性，审查指南均未规定审查员有权可以选择其中一组发明进行审查。而根据《规程》中的上述规定，只要属于明显缺乏单一性的情况，审查员便可以选择其中一组发明进行审查。在笔者收到的第二类通知书就属于这种情况。这其中有这样一件典型的审查意见，权利要求书包括70条权项，分为五组，其中最后一组仅一条权项，没有从属权利要求。审查员在通知书中说明五组权利要求为明显缺乏单一性的情形，而后便选择最后一项独立权利要求进行审查并指出该权利要求不具备创造性。由此可见《规程》中对于明确缺乏单一性情形，给予审查员选择其中一组发明进行审查的权利是不适当的。

　　此外，根据审查指南规定，在领域接近或者重叠的情况下，应同时完成对这些独立权利要求的检索，在一审通知书中同时指出单一性缺陷和其他缺陷。这一规定的目的是帮助申请人对该申请前景有全面了解，从而删除那些不具有授权前景的权利要求，使包括多项发明的申请获得适当的保护范围。而根据《规程》中的规定，在实际审查过程中，审查员往往会选择权项数较少或者较容易作出新颖性/创造性判定结论的一组权利要求进行审查，以求尽快结案。对于一件包括多项发明的专利申请，如果其中一项发明不具备授权前景，审查员选择对其进行了审查，发出该项发明不具备新颖性/创造性，且与其他发明不具备单一性的意见。

　　因此，笔者认为将“为克服明显缺乏单一性，删除经审查员检索和评述的权利要求，而保留与该权利要求不具有单一性的其他未经检索的权利要求”列为不符合专利法实施细则第51条第3款规定的情况是不适当的。以下将从四个方面进行论述：（1）无论是明显缺乏单一性还是不明确缺乏单一性的情形，上述修改克服了通知书中指出的一组权利要求不具备新颖性/创造性以及两组权利要求之间不具备单一性的缺陷，毋庸置疑属于针对通知书指出缺陷进行的修改，当然符合专利法实施细则第51条第3款的规定。此修改文本应予接受并在此基础上进行进一步审查。在文中所述案例中，合议组也是认可这一点的。而《规程》中将“为克服明显缺乏单一性的缺陷，删除经审查员检索和评述的权利要求，而保留与该权利要求不具有单一性的其他未经检索的权利要求列为不属于专利法实施细则第51条第3款规定的针对通知书指出的缺陷进行的修改”不仅明显不符合细则第51条第3款的规定，而且与指南中关于“只要经修改的文件消除了原申请文件存在的缺陷，并且具有被授权的前景，这种修改就可以被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改”的规定也是相悖的。（2）针对单一性缺陷的修改方式并不仅仅局限于删除这样一种方式，而是也可以采取修改权利要求使之符合单一性要求的方式。参见指南第二部分第7和8章中的相应规定。在当前的审查实践中，可以列举若干通过修改方式克服申请缺乏单一性缺陷的成功案例。（3）《规程》中的上述规定在实际执行中并未达节约程序的目的。根据指南规定，在发明专利申请实质审查中，审查员应当尽可能地缩短审查过程，即，设法尽早结案。因此，除非确认申请根本没有被授权的前景，审查员应当在第一次审查意见通知书中，将申请中不符合专利法及其实施细则规定的所有问题通知申请人，要求其在指定期限内对所有问题给予答复，尽量地减少与申请人通信的次数，以节约程序。另一方面，为避免修改文本不予接受而导致申请被驳回的后果，在针对上述审查意见进行修改时，有时不得不采取将具有授权前景的技术方案融合到被否定权利要求中的修改方式，然而，这种修改方式会造成在后续审查中诸多不便和困难，特别是易造成修改超范围的问题，这同样也增加审查员与代理人之间的通信次数，增加各自工作量，增加申请人的经济负担。（4）根据指南规定，对于权利要求超过10项的专利申请，申请人需要向专利局缴纳额外的附件权项费，这也意味着专利局负有对这些权利要求进行审查的义务。此外，针对存在单一性缺陷，指南中规定对第一组权项进行检索和审查时，暂缓对其他权利要求的检索和审查。如果申请人通过修改克服了单一性缺陷，审查员有义务对其继续进行检索和审查。

　　四、建议

　　笔者注意到，在2011年修订的《实审操作规程》中，“审查员也可以对其中一项发明（通常选择包括第一项独立权利要求的一组权利要求）进行检索和审查”已经修改为“审查员也可以对其中一项发明（应当选择包括第一项独立权利要求的一组权利要求）进行检索和审查”[4]，就是说审查员不再拥有根据其意愿随意选择其中一项发明进行检索和审查的行政权利。但是，2011年版《规程》中还是将“为克服明显缺乏单一性的缺陷，删除经审查员检索和评述的权利要求，而保留与该权利要求不具有单一性的其他未经检索的权利要求”列为不属于专利法实施细则第51条第3款规定的针对通知书指出的缺陷进行的修改。如上所述，无论是明显单一性缺陷还是不是明显单一性缺陷，只要修改克服了一通中指出的单一性缺陷以及经审查员检索和评述的权利要求不具备新颖性和创造性的缺陷，这样的修改符合专利法实施细则第51条第3款规定。

　　为从源头上未避免类似情况的再次发生，笔者认为，《规程》不适当的规定应予删除。具体而言《规程》中的[审查意见示例]关于“需要提醒申请人注意的是，对申请文件的修改如果只是删除已检索和评述过的权利要求1，而保留与该权利要求1不具有单一性的未经检索的权利要求×及其从属权利要求，这种修改是不符合专利法实施细则第51条第3款规定的，审查员将基于目前审查的申请文本，以本申请不符合专利法第31条第1款的规定为由作出驳回决定”的内容、以及第1。3。1节中关于“为克服明显缺乏单一性的缺陷，删除经审查员检索和评述的权利要求，而保留与该权利要求不具有单一性的其他未经检索的权利要求”的内容应予删除。

　　参考文献：

　　[1]第38883号复审决定.

　　[2]2009年版、2011年版《审查操作规程》.

　　[3]2010年版《专利审查指南》知识产权出版社.

　　[4]《专利审查概说》，张清奎主编知识产权出版社.

　　[5]《新专利法详解》国家知识权局条法司著知识产权出版社.