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摘要：故意侵犯专利权的认定及其赔偿数额的具体增加是故意侵犯专利权惩罚性赔偿的关键问题。美国对故意侵犯专利权的认定标准经历了从“适当注意的积极义务”标准到“客观上不顾后果”标准的演进，并在司法实践中确立了认定故意侵犯专利权成立及赔偿数额增加的具体要素。我国应在借鉴美国相关理论成果和经验的基础上结合中国的实际情况对故意侵犯专利权惩罚性赔偿问题进行规定。

 

　　关键词：故意侵犯专利权；惩罚性赔偿；赔偿数额增加

 

　　中图分类号：F062.5文献标识码：A文章编号：1008-2646（2014）03-0069-07

 

　　一、问题的提出

 

　　《中华人民共和国专利法修改草案(征求意见稿)》（第四次修改）正在向社会公开征求意见，“征求意见稿”首次对故意侵犯专利权惩罚性赔偿进行了规定。依其规定：对于故意侵犯专利权的行为，管理专利工作的部门或者人民法院可以根据侵权行为的情节、规模、损害结果等因素将赔偿数额最高提高至三倍。①“征求意见稿”借鉴美国的做法规定了故意侵犯专利权惩罚性赔偿，对于解决目前实践中专利权保护不力、专利侵权赔偿过少、侵权打击威慑力不够等问题将起到积极的作用。②故意侵犯专利权惩罚性赔偿的规定将对相关当事人的利益产生重要影响，同时也会对专利权人在专利侵权诉讼中主张故意侵权产生重要的激励作用。③如何对故意侵犯专利权的认定标准及赔偿数额增加的依据进行确定将是我国理论界和执法、司法部门必须面对的现实问题。

 

　　而传统上，由于民事侵权行为的成立与责任的承担与侵权者的主观心理状态是故意还是过失无关，相应地，我国理论界对故意侵权关注较少。①对故意侵犯专利权惩罚性赔偿问题则关注得更少。我国《侵权责任法》（2010年）没有对故意和过失进行区别，而是统一以“过错”来表达侵权者的主观心态。④尽管《侵权责任法》在第47条规定了惩罚性赔偿，但其仅适用于“产品责任”领域，而与专利侵权无关。

 

　　故意侵犯专利权的认定标准及其损害赔偿额具体增加是专利侵权惩罚性赔偿的核心问题，鉴于我国在此方面的不足，本文拟以美国的相关实践经验和理论成果为基础，对故意侵犯专利权的认定及其损害赔偿额增加问题进行探究，以期对中国故意侵犯专利权惩罚性赔偿的相关理论研究和实践有所裨益。

 

　　二、故意侵犯专利权认定标准

 

　　在美国案例法中的演进

 

　　故意侵犯专利权的认定是个十分复杂的问题。美国故意侵犯专利权的认定标准也一直处于变化之中，主要是从“适当注意的积极义务”标准到“客观上不顾后果”标准。

 

　　1.“适当注意的积极义务”标准

 

　　在1983年的Underwater案中，联邦巡回上诉法院首次确立了判断故意侵犯专利权的标准，即“适当注意的积极义务”标准。本案中，被告Morrison-Knudsen参与与海洋管道有关的合同的投标竞争。该海洋管道受原告UnderwaterDevice的专利权保护，原告给所有的投标者发出通知，告诉他们其对管道拥有专利权，并提出愿意以200，000美元对其专利进行许可。当被告竞标成功后，公司内部律师认为所涉专利无效，向被告建议拒绝讨论许可费问题。而专利申请档案显示，本案涉及的专利是有效的。

 

　　法院判决认为：当一个潜在的侵权者实际已经获得另一个专利权存在的通知，就产生了一个“适当注意的积极义务”，就应当按照这一义务来对其是否正在从事侵权活动进行判断，并将在其从事任何可能侵权的活动之初必须从专利律师处寻求和得到充分的建议作为这一义务的一部分。故意性质的确定及由此而增加的赔偿在本案中是适当的，因为被告没有通过获得充分的建议来履行其注意义务，这一义务也包括应当对相关专利的申请档案进行调查。UnderwaterDevices,Inc.v.Morrison-KnudsenCo.,717F.2d1380,1389-90(Fed.Cir.1983).这就是认定故意侵犯专利权的“适当注意的积极义务”标准，按此标准要求，当一个潜在的侵权者已经实际知道他人的专利权的存在，其就产生了运用合理注意义务来对其行为是否侵权进行判断的积极义务。

 

　　Underwater案后，法院一般都要求被控侵权者获得和披露与是否侵权相关的法律意见书，以满足“适当注意的积极义务”的要求，否则，将产生不良推定的后果。

 

　　不良推定规则是指尽管被控侵权者在一个故意侵犯专利权案中获得了一个法律意见书，但其在审判过程中若以律师—当事人特权为由拒绝予以披露，在此情形下，陪审团就可以做出意见书在内容上不利于被告的推定，也不再对法律意见书的内容进行考虑。不良推定规则使得那些法律意见书在故意问题方面实际上是有利于自己的被控侵权者处于不公平的境地，并在责任承担方面受到不公平的损害。鉴于不良推定规则适用的弊端，2004年9月，联邦巡回上诉法院在Norr-Bremse案中推翻了不良推定规则，以试图解决被控侵权者的两难境地。Knorr-BremseSystemeFuerNutzfahrzeugeGmbHv.DanaCorp.,383F.3d1337,1344–45(Fed.Cir.2004)(enbanc).

 

　　2.“客观上不顾后果”标准

 

　　Underwater案后，“适当注意的积极义务”标准成为判断故意侵犯专利权的试金石，但这一规则也饱受批评。MatthewD.Powers,TheEvolutionandImpactoftheDoctrineofWillfulPatentInfringement,51SYRACUSEL.REV.53,108(2001).在2007年的Seagate案中，联邦巡回上诉法院彻底推翻了“合理注意的积极义务”标准。本案中，被控侵权人Seagate宣称其打算依靠公司外部律师的三封法律意见书来对故意侵权指控进行抗辩，并在法庭上对法律意见相关的工作成果进行了出具。然而，专利权人要求被告出示所有的律师-当事人沟通信息和与意见书相关的所有工作成果，包括由Seagate审判律师出具的相关意见。在Seagate放弃了当事人-律师特权及公开了所有律师相关的工作成果后，地方法院判决支持了Seagate的主张。

 

　　在上诉中，联邦巡回上诉法院审判法官一致同意否决在Underwater案所确立的“适当注意的积极义务”标准。在回顾了故意侵权之后，判决认为，在Underwater案所确立的注意义务标准对认定故意侵权成立设置了较低门槛，其标准更类似于疏忽。这与民法意义上对故意的一般理解不相一致，与最高法院最近的判决也相矛盾。在2007年的Safeco案中，就“故意”的涵义，最高法院认为：故意的成立要求存在不顾后果的（reckless）行为（SafecoInsuranceCo.ofAmericav.Burr,551U.S.47,58(2007).）。联邦巡回上诉法院认为“故意”行为一般至少要求存在不顾后果的行为。为证明故意的存在，专利权人至少必须证明被控侵权者存在客观上不顾后果。判决明确了证明“故意”的两步测试法：为确定故意侵权，专利权人通过清楚而又令人信服的证据来显示:尽管客观上被控侵权者的行为构成对一件有效专利侵权的可能性非常高，但其仍然从事相关行为。被控侵权者的心理状态与这一客观性调查无关。如果专利权人对这一客观的标准进行了证明，专利权人还必须证明这个客观上侵权的高风险……已经通知被控侵权者，或其是如此的明显被控侵权者本应该知道。InreSeagateTech.,LLC,497F.3d1360,1370-71(Fed.Cir.2007)(enbanc),cert.denied,552U.S.1230(2008).

 

　　3.评价

 

　　Underwater案确立的“适当注意的积极义务”标准，强调潜在侵权者在行为之初的主观心理状态，要求潜在侵权者应以善意的心态来履行合理的注意义务，以将自己的行为建立在某种合理信赖的基础上。值得注意的是，违反该义务构成故意侵权十分类似于由于疏忽大意而构成的侵权，而非一般意义上的“故意”。以此标准作为故意侵犯专利权的认定标准，不但名不符实，使故意侵权认定的标准降低，也加重了侵权者的负担。

 

　　而Seagate案所确立的“客观上不顾后果”的标准，要求证明被控侵权者在客观上要存在不顾后果的行为，而支配这种不顾后果行为的主观心态应该是在已知或应知自己行为可能给他人造成损害情况下怀有的漠视或放任。这与传统上“故意”的成立所要求对已知的可能性较高风险发生的不顾及的心理状态是相符合的。但如何对这种客观行为进行证明却不是件容易的事，Seagate案给证明“故意”侵权创造了非常高的负担。仅有那些存在非常明显的侵权或专利明显是有效的案例才可能满足这一新标准。

 

　　三、故意侵犯专利权具体认定

 

　　应考虑的主要要素

 

　　在司法实践中，故意侵犯专利权的具体认定是一个相当复杂的问题，Seagate案并没有对如何证明进行具体说明。而在Seagate案之前的Read案中，美国联邦巡回上诉法院认为对故意的认定及赔偿额的增加问题应基于由9个要素组成的“综合法则”。Rite-HiteCorp.v.KelleyCo.,819F.2d1120,1125(Fed.Cir.1987).联邦巡回上诉法院在2010年的I4I案中认为Read案确立的要素并没有受到Seagate案的新标准干扰，因为Seagate案对故意的测试标准与Read案指导地方法院如何在增加赔偿方面的自由裁量要素不同。……就是否及如何增加赔偿而言，是Read案而非Seagate案所确定的标准是被广泛认可的标准。I4ILtd.P’shipv.MicrosoftCorp.,598F.3d831,859(Fed.Cir.2010)：858-859.

 

　　Read案所确定的9要素是：(1)侵权者是否故意地对他人的思想或设计进行抄袭；(2)当侵权者知道他人的专利受到保护时，是否对这一专利权的保护范围进行调查，并就相关专利是无效的或不存在侵权形成善意的信赖；(3)作为诉讼当事人，侵权者在诉讼中的行为表现；(4)被告的企业规模和财务状况；(5)案情是否处于僵局状况；(6)被告不端行为持续时间；(7)被告采取的补救措施；(8)被告采取损害行为的动机；(9)被告是否试图隐瞒自己的不端行为。对于这9个要素，前3个要素主要与认定故意侵权是否成立相关，而第4~9个要素则是决定增加赔偿数额时特别应予考虑的要素。下文首先对故意侵犯专利权具体认定应予考虑的前3个要素进行讨论：

 

　　要素一：侵权者是否故意地对他人的思想或设计进行抄袭。

 

　　Seagate案前，故意抄袭专利发明被认为是存在故意侵权的有力证据。例如，根据美国的一项研究表明，从2006年1月至2008年2月的专利侵权案中，一般只要成功证明存在抄袭，则毫无疑问将导致故意侵权的认定。ChristopherA.Cotropia&MarkA.Lemley,CopyinginPatentLaw,87N.C.L.REV.1421,1455(2009).Seagate案后，一般认为抄袭证据与Seagate案故意侵权测试的第二步有关，其可以表明：被控侵权者知道或本应该知道侵权的可能性。例如在Minks案中，联邦巡回上诉法院确认了陪审团对故意侵权的认定和地方法院判罚增加2倍赔偿，因为侵权者故意抄袭专利权人具有专利权的倒速限制器的行为非常明显。Minksv.PolarisIndus.Inc.,546F.3d1364,1381(Fed.Cir.2008).

 

　　要素二：侵权者知道他人的专利受到保护时，是否对这一专利权的保护范围进行调查，并就相关专利是无效的或不存在侵权形成善意的信赖。

 

　　该要素的要求与前述的潜在侵权者“适当注意的积极义务”在内涵上是一致的，证明这一调查职责的证据就是被控侵权者在行动之初是否获取了律师意见书。虽然Seagate案消除了获取律师意见书的“积极义务”，但一个有说服力的表明不存在侵权或专利无效的律师意见书在Seagate案后仍可以用来作为对“故意”侵权指控的抗辩。如在2010年的Aspex案中，法院认为一份律师意见书可能与故意侵权问题相关，因为及时地向法律顾问咨询可以证明被控侵权者并非是以客观上不顾后果的方式从事相关行为。而且，一些地方法院还认为，即使不再有不良推定，但陪审团在适用“综合法则”方法判断故意侵权时，律师意见书仍然是可以考虑的因素之一。如在2009年的Finjan案中法院认为，尽管不再有适当注意的积极义务要求被控侵权者获得律师意见书，但事实上被控侵权者若没有寻求任何这样的律师意见书，按综合法则考虑就可以被认定是故意侵权。FinjanSoftware,Ltd.v.SecureComputingCorp.,No.06-369,2009WL2524495,at*15(D.Del.Aug.18,2009)：15.

 

　　要素三：作为诉讼一方当事人，侵权者在诉讼中的行为表现。

 

　　该要素主要关注专利侵权诉讼中，被控侵权者是否存在某些不当行为，如果存在则将成为认定故意侵权存在的依据。例如在I4I案的审判过程中，Microsoft的审判律师一直坚持主张专利权人对没有实际运用的专利主张金钱赔偿是不适当的。尽管法庭不断警告Microsoft的律师不要继续误读法律和做出不适当的评论，但其仍不适当地试图将I4I侵权案等同于当前的全国性的金融危机，提示I4I就像一个寻求救助的银行。地方法院根据这个十分不当的行为表现，判决故意侵权成立并支持增加赔偿。联邦巡回上诉法院肯定了该判决。而在ReSound案中，法庭发现被告一直试图通过主张其“并没有侵权”的律师建议来证明其行为是正当的，但却顽固地拒绝提供与该律师建议相关的文件。最终法院拒绝接受其以法律意见书为由的抗辩。认为被告这一不当行为支持了故意侵权成立的认定及赔偿额的增加。A&LTech.v.ResoundCorp.,1995WL415146at*4(N.D.Cal.June29,1995).

 

　　从上述案例可以看出，影响故意侵权认定的不当行为多是被控侵权者在诉讼中没有正当合理的证据证明自己行为是非故意侵权的一种反应，法院据此推定被控侵权者为故意侵权是有合理性的，因为如果被告有更好的理由其就会也应该在法庭上出示，用不着以这些不当行为来进行争辩或掩饰。

 

　　值得注意的是Seagate案后，尽管对故意侵权的认定法院较多地仍以Read案确定的有关要素为依据，但不可否认的是Seagate案确立的“客观上不顾后果”标准对故意侵权的认定重要影响。上述的一些判例在对Read案相关要素进行探究后往往以是否存在“客观上不顾后果”作为结论即是明证。

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